张某1与A单位、C单位、D单位、E单位侵犯发明专利权纠纷案
[裁判摘要]
《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”根据前述规定，在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷案件中，方法专利权的保护范围只包含依照专利方法直接获得的原始产品，不包括对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。
最高人民法院
民事判决书
(2009)民提字第84号
申请再审人(一审被告、二审上诉人)：A单位。
法定代表人：王瑞琦，董事长。
委托代理人：李红团。
委托代理人：郭卫芹。
被申请人(一审原告、二审被上诉人)：张某1。
委托代理人：雒义诚，吉林亿丰律师事务所律师。
委托代理人：侯绪军。
二审上诉人(一审被告)：C单位。
法定代表人：蔡东晨，董事长。
委托代理人：李红团。
委托代理人：李国聪。
二审上诉人(一审被告)：D单位。
法定代表人：蔡东晨，董事长。
委托代理人：李红团。
一审被告：E单位。
法定代表人：孙明海，董事长。
申请再审人A单位(简称欧意公司)因与被申请人张某1、二审上诉人C单位(简称华盛公司)、D单位(简称中奇公司)、一审被告E单位(简称玉顺堂公司)侵犯发明专利权纠纷一案，不服吉林省高级人民法院2006年 11月21日作出的(2006)吉民三终字第 146号民事判决，向本院申请再审。本院于 2009年6月17日作出(2009)民申字第2号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2010年5月5日公开开庭审理了本案。中奇公司、华盛公司、欧意公司的共同委托代理人李红团、欧意公司的委托代理人郭卫芹、华盛公司的委托代理人李国聪、张某1及其委托代理人侯绪军到庭参加诉讼。经本院合法传唤，玉顺堂公司未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
2005年2月，张某1起诉至吉林省长春市中级人民法院(简称一审法院)称，本人是专利号为00102701．8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”发明专利的专利权人，该专利是制造左旋氨氯地平新产品的方法专利。马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平(原料药)，欧意公司生产了马来酸左旋氨氯地平片(终端产品，商品名“玄宁”)，玉顺堂公司销售了侵权产品。请求判令：1．中奇公司、华盛公司、欧意公司停止侵权行为并在全国性医药媒体上刊载马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片侵权的声明；2．玉顺堂公司停止销售侵权产品；3．中奇公司、华盛公司、欧意公司和玉顺堂公司承担本案全部诉讼费用以及因本案发生的鉴定费、律师费和其他费用。
一审法院审理查明，2000年2月21日，张某1申请了专利号为00102701．8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”发明专利 (简称涉案专利)，2003年1月29日被授予专利权。涉案专利公开了制造左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游产品。2001年6月，案外人辉瑞研究与发展公司(简称辉瑞公司)被授予专利号为95192238．6、名称为“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”发明专利权(简称238专利)。上述两项专利均为制造左旋氨氯地平的方法专利，在此之前，我国国内没有制造左旋氨氯地平的工业技术。
马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，马来酸左旋氨氯地平(原料药)由华盛公司生产，马来酸左旋氨氯地平片(终端产品，商品名“玄宁”)由欧意公司生产并销售，中奇公司、华盛公司、欧意公司同属石家庄制药集团，各自为独立法人。2004年，石家庄制药集团在其网站对“玄宁”进行了宣传。经查询国家食品药品监督管理局及其药品审评中心相关网页，国内生产的左旋氨氯地平产品为华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，以及张某1生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂。
中奇公司、华盛公司、欧意公司向一审法院提交了公开号为CN1609102A、名称为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”发明专利申请公开说明书，用以证明其制造被诉侵权产品的方法与涉案专利方法不同。张某1向一审法院提出鉴定申请，请求对该说明书中记载的氨氯地平拆分方法进行试验检验。一审法院委托法源司法科学证据鉴定中心(简称法源中心)进行鉴定，法源中心出具检验报告称：“在相同试验条件下，采用发明专利CN1609102A说明书中公开最充分、且对映体过量最高的实施例1中描述的氨氯地平药物生成方法进行试验，试验结果与说明中的表述在对映体过量方面存在重大差异，使用发明专利 CN1609102A提供的化学方法，本试验不能达到拆分氨氯地平的目的。”
一审法院认为，1.《中华人民共和国专利法(第二次修正)》(简称《中华人民共和国专利法》)第五十七条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”该规定中所称的“新产品”，是指在专利产品之前，国内市场上没有上市的产品。目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂，以及欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，而原告产品的上市时间早于欧意公司产品。虽然辉瑞公司已在中国被授予238专利，但其产品尚未在中国上市。另外，原告的左旋氨氯地平产品于2001年5月被原国家经济贸易委员会认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被原国家经济贸易委员会评为“九五”国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分的证据反驳。因此，涉案专利应为新产品的制造方法专利。2．左旋氨氯地平作为一种化合物，并不能直接供消费者消费，其必须与马来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，因此，涉案专利能够延及至被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。3．根据《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款的规定，中奇公司、华盛公司、欧意公司应当提供证据证明其制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂的方法不同于涉案专利方法。经法源中心鉴定，中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的专利方法不能实现拆分氨氯地平的目的。中奇公司、华盛公司、欧意公司未能证明其产品制造方法不同于涉案专利方法，应依法承担相应的侵权责任。4．张某1未能提供充分的证据证明玉顺堂公司的侵权事实存在。据此，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十七条第二款、第六十条之规定，判决：1．中奇公司、华盛公司、欧意公司停止对涉案专利权的侵害行为。2。对张某1的其他诉讼请求不予支持。案件受理费1000元、鉴定费200 000元，由中奇公司、华盛公司、欧意公司负担。
中奇公司、华盛公司、欧意公司不服该一审判决，向吉林省高级人民法院(简称二审法院)提起上诉。
二审法院审理查明，一审法院认定的事实属实。
二审法院认为，本案的争议焦点是：1．涉案专利是否是新产品制造方法发明专利；2．涉案专利权的保护范围是否延及中奇公司、华盛公司、欧意公司开发和生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂；3．中奇公司、华盛公司、欧意公司开发和生产被诉侵权产品所使用的方法是否与涉案专利方法相同或等同；4．一审法院委托鉴定的程序是否合法，鉴定结论是否正确，能否证明中奇公司、华盛公司、欧意公司侵权；5．本案是否应中止审理；6．中奇公司的研发行为是否构成侵权。
关于第一个焦点问题。根据国家食品药品监督管理局及其药品审评中心网页公布的有关“左旋氨氯地平”专利及法律状态的检索结果，目前国内市场上只有涉案专利实施企业吉林省天风制药有限责任公司 (简称天风公司)生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂，以及欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，除此之外没有其他的左旋氨氯地平药品，辉瑞公司的左旋氨氯地平产品也未在中国上市。中奇公司、华盛公司、欧意公司没有提供证据证明在利用涉案专利方法生产左旋氨氯地平之前，国内市场上已有其他企业生产和销售同类药品。因此，中奇公司、华盛公司、欧意公司关于涉案专利不属于新产品制造方法专利的主张缺乏事实和法律根据，不予支持。
关于第二个焦点问题。左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品。涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，依照该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，所以上述产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。涉案专利能够延及中奇公司、华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。
关于第三、四个焦点问题。二审法院在二审中组织各方当事人以及鉴定人员到庭对鉴定结论进行了质询。除程序问题外，中奇公司、华盛公司、欧意公司还认为鉴定结论不科学，仅依照专利文件分离不出左旋氨氯地平是正常的，除专利文献外，还有许多技术诀窍和控制方法是专利文献中没有记载的。法源中心的答复意见是：1．法源中心具备药物方面的鉴定资质，中奇公司、华盛公司、欧意公司在一审时曾请求北京市司法局撤销鉴定结论，北京市司法局已书面答复异议不成立。2．鉴定人员具备相应的资格和专业能力，鉴定程序合法，送检材料已经过鉴定部门检验，并且用辉瑞公司的专利方法已成功拆分出左旋氨氯地平，说明设备状态稳定，人员操作正确。3．关于中奇公司、华盛公司、欧意公司提出的鉴定过程中仅使用40ml 2-丁酮的问题。法源中心解释为笔误，并出示了原始试验记录，证明当时加入的是60ml 2-丁酮。二审法院认为，1．法源中心是司法部和最高人民法院认可并公布的具有法医、药理、药物学等鉴定资质的鉴定机构，具有对药物、药理进行鉴定的资格，相关鉴定人员均为药物学、药理学的专家，具备鉴定资格。2．鉴定程序虽存在一些瑕疵，但为了减少当事人诉累，在不影响案件实体审理结果的前提下，可以在二审中采取措施对鉴定程序存在的问题进行补正，如果经过补正可以认定鉴定结论的合法性，则无需重新组织鉴定或发回重审，为此，二审法院组织各方当事人进行了调查和质疑：(1)关于一审法院委托鉴定时未通知中奇公司、华盛公司、欧意公司到庭。根据一审卷宗记载，中奇公司、华盛公司、欧意公司在第一次选择鉴定机构未果后，已给一审法院发函，明确表示不同意鉴定，并不是一审法院不通知其到庭。(2)关于送检材料。送检材料是张某1购买的氨氯地平原料，由于该材料不是证据，不存在质证问题。送检材料虽未经双方确认，但鉴定部门为确保试验的公正性和科学性，已对送检材料进行了鉴定和确认，并且依照辉瑞公司的专利方法成功制得左旋氨氯地平。(3)关于申请回避问题。二审法院询问中奇公司、华盛公司、欧意公司是否申请鉴定人员回避，但中奇公司、华盛公司、欧意公司未提出具体的回避意见，仅认为属于程序瑕疵。3．关于鉴定结论。中奇公司、华盛公司、欧意公司认为不同的试验、不同的人以及对搅拌速度、温度的控制等都可能对试验结果产生影响，但未说明究竟是什么原因导致不能实现氨氯地平的拆分，如何才能实现氨氯地平的拆分。鉴定人员都是本领域的专家，显然具备相应的专业知识和操作技能，其按中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的专利方法不能实现拆分出左旋氨氯地平的目的，中奇公司、华盛公司、欧意公司未能提供充分的证据证明其产品制造方法不同于涉案专利方法，应承担举证不能的责任。
关于第五个焦点问题。虽然涉案专利已经被国家知识产权局专利复审委员会宣告部分无效，但该案的双方当事人均已提起行政诉讼。同时，欧意公司已经以张某1和天风公司使用了与其相同的方法生产左旋氨氯地平原料药及成品药为由，向河北省石家庄市中级人民法院提起民事诉讼，这与中奇公司、华盛公司、欧意公司在本案中的诉讼主张相矛盾，因此本案不宜中止审理。
关于第六个焦点问题。由于中奇公司、华盛公司、欧意公司同属石家庄制药集团，中奇公司负责研发，华盛公司生产原料药，欧意公司生产成品药，在生产左旋氨氯地平原料药以及成品药的过程中三者缺一不可，因此对中奇公司不承担侵权责任的主张不予支持。
二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费4000元、鉴定费210 000元，由中奇公司、华盛公司、欧意公司负担。
欧意公司不服该二审判决，向本院申请再审称，1．法源中心出具的检验报告错误，一、二审法院采信该检验报告不当。2．欧意公司提交了专利申请文件、备案工艺流程、生产记录等证据，用于证明其产品制造方法不同于涉案专利方法；欧意公司还提交了现场勘验申请，请求二审法院对被诉侵权产品的制造方法进行现场勘验，证明其依照自有方法能够制得左旋氨氯地平，但二审法院不予理睬，仅以法源中心出具的检验报告为依据，认定欧意公司依照自有方法不能制得左旋氨氯地平，认定事实错误。3．依照涉案专利权利要求1记载的方法，得到的产品是“结合一个DMSO- d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，被诉侵权产品与上述产品不同，涉案专利也不属于新产品制造方法专利。二审法院错误地以产品是否上市作为“新产品”的认定标准，并且在张某1尚未举证证明欧意公司也制造了上述产品的情况下，即要求欧意公司承担证明其产品制造方法不同于涉案专利方法的举证责任，认定事实与适用法律均存在错误。 4．欧意公司的产品制造方法与涉案专利方法存在重要差异，属于不同的技术方案。二审法院将涉案专利权的保护范围延及马来酸左旋氨氯地平及其片剂，亦属错误。请求本院：1．撤销吉林省长春市中级人民法院 (2005)长民三初字第36号民事判决以及吉林省高级人民法院(2006)吉民三终字第 146号民事判决。2．认定中奇公司、华盛公司、欧意公司不侵犯涉案专利权。3．判令张某1承担鉴定费用以及本案全部诉讼费用。
张某1辩称，1．法源中心是司法部和最高人民法院认可的具有药物、药理鉴定资质的鉴定机构，法源中心组织的鉴定人员都是本领域的专家，具备相应的专业知识和操作技能，因此，原审法院采信法源中心出具的检验报告并无不当。2．依照涉案专利方法制得的左旋氨氯地平为新产品，欧意公司应当承担证明其产品制造方法不同于涉案专利方法的举证责任。经试验验证，依照欧意公司提供的专利方法无法制得左旋氨氯地平，因此，欧意公司应当承担举证不能的责任。3．欧意公司有关其专利技术的实施需要技巧和诀窍的主张缺乏事实依据和科学根据。4．中奇公司、华盛公司、欧意公司未经其许可，以生产经营为目的，研制、制造、销售马来酸左旋氨氯地平及其片剂，应承担侵权责任。
本院审理查明，一、二审法院认定的事实基本属实。
本院另查明以下事实：
(一)有关涉案专利的事实
涉案专利授权公告的权利要求1为：“1．一种从混合物中分离出氨氯地平的 (R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个 DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0．25。”涉案专利的说明书记载：“拆分氨氯地平的过程是，在手性助剂六氘代二甲基亚砜 (DMSO-d6)或含DMSO-d6的有机溶剂中分别溶解氨氯地平和酒石酸，然后搅拌混合，氨氯地平同D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的 D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，用于沉淀物的分离方法有过滤、离心分离或移注。沉淀物的进一步处理可以得到 (R)-(+)-氨氯地平或(S)-(-)-氨氯地平。除去沉淀物后的母液可以用0．25当量相反极性的酒石酸(如首先用的是L-酒石酸，现在则用D-酒石酸)处理，相反极性的氨氯地平及其酒石酸和DMSO-d6配合物可生成沉淀。……用于酒石酸盐重结晶的溶剂是醇类，例如：甲醇。”涉案专利的说明书实施例5中还记载了由(S)-(-)-氨氯地平制造苯磺酸(S)-(-)-氨氯地平的方法。涉案专利中所称的“(S)-(-)-氨氯地平”即为左旋氨氯地平，“(R)-(+)-氨氯地平”即为右旋氨氯地平。
(二)有关辉瑞公司238专利的事实
辉瑞公司于1995年3月6日申请 238专利，2001年6月13日被授予专利权，授权公告号为CNl067055C。其说明书记载：“本发明提供了由其混合物中分离阿罗地平的(R)-(+)-及(S)-(-)-异构体的方法，其中包括将混合物与L-或D-酒石酸在含有足够量二甲基亚砜的有机溶剂中反应，分别将(R)-(+)-阿罗地平的L-酒石酸盐的DMSO溶剂化物或(S)-(-)-阿罗地平的D-酒石酸盐的DMSO溶剂化物沉淀。”“沉淀的DMSO溶剂化物可用几种方法进一步处理。由有机溶剂中重结晶可得到不含DMSO的阿罗地平酒石酸盐。可用碱进一步处理得到游离的对映体纯的阿罗地平异构体。”238专利中所称的阿罗地平即为氨氯地平。
(三)有关欧意公司申请专利的事实
2003年12月5日，欧意公司申请了专利号为200310119335．7、名称为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”发明专利(简称335专利)，该专利申请于2005年4月 27日公开，公开号为CN1069102A，2005年12月14日被授予专利权。335专利授权公告的权利要求1为：“一种(S)-(-)-氨氯地平的制造方法，其特征是将消旋氨氯地平和L-(+)-酒石酸溶解于含有2-丁酮的有机溶剂中，反应产生(S)-(-)-氨氯地平和L-(+)酒石酸盐的沉淀，经过过滤或离心后，再采用乙醇、甲醇或异丙醇溶剂进行重结晶，得到上述固体，然后加入二氯甲烷，用氢氧化钠溶液中和，得到(S)-(-)-氨氯地平、”335专利的说明书中记载：“氨氯地平是钙离子拮抗剂，临床用于治疗高血压和稳定型心绞痛。目前临床上应用的氨氯地平主要为消旋体，……其药理活性主要成分是(S)-(-)-氨氯地平。”“另一对映体(R)-(+)-氨氯地平具有治疗动脉粥样硬化的活性。……制备氨氯地平对映体的方法主要是拆分消旋氨氯地平。”335专利的说明书实施例1中记载了一种具体的(S)-(-)-氨氯地平的制造方法，包括如下步骤：“将5克(0．012mol)氨氯地平溶于40ml 2-丁酮中，加入溶有1．0克(0．0066mol)L-(+)-酒石酸的60ml 2-丁酮溶液，室温搅拌反应1小时，析出沉淀，过滤，用少量2-丁酮洗涤，得2．1克固体。将母液蒸馏回收2-丁酮，将所得固体在乙醇中重结晶，得(S)-(-)-氨氯地平L-(+)-酒石酸盐1．7克。在1．7克 (S)-(-)-氨氯地平L-(+)-酒石酸盐中，加入二氯甲烷18ml，2N氢氧化钠溶液10ml，搅拌反应30分钟，静置，分出有机层，加入适量无水碳酸钠干燥，过滤，用少量二氯甲烷洗涤滤饼，将滤液减压浓缩，加入适量正己烷，搅拌结晶，过滤，真空干燥过夜，得 (S)-(-)-氨氯地平1．2克。利用手性组 HPLC测定其对映体过量值(ee)为99．0％，收率48％。”...... 
